A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.719.131/MG decidiu que o prazo prescricional de dez anos associado a pretensão de abstenção do uso de marca para comercialização de bens tem sua contagem iniciada a partir da data na qual a violação foi conhecida, rejeitando o argumento de que a referida deflagração teria início com o registro do nome empresarial na Junta Comercial, tendo em vista a diferença entre as normas que disciplinam a marca, que se relaciona ao produto ou serviço, e o nome empresarial, ligado ao ente social.
O caso concreto tratou de recurso interposto por empresas do mesmo grupo econômico, sediadas em Minas Gerais, que haviam sido condenadas a não utilizarem em seus produtos marca registrada anteriormente por outra pessoa jurídica, atuante em idêntico setor econômico, com sede no estado do Rio Grande do Sul, sustentando a ocorrência de prescrição, pelo transcurso do lapso temporal de dez anos entre a utilização de parte do nome empresarial para designação de produtos e o início da ação judicial.
Na origem, a ação de obrigação de não fazer cumulada com pedidos de reparação de danos materiais e morais ajuizada pela empresa gaúcha objetivava, dentre outros aspectos, impedir que as empresas mineiras continuassem a usar o termo registrado como marca no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI), nos seus nomes empresariais e produtos. No primeiro grau de jurisdição, os pleitos foram julgados parcialmente procedentes, determinando-se que a empresa mineira se abstivesse de utilizar a marca, retirando-a de todos os locais em que estivesse sendo veiculada. O Tribunal de Justiça, por seu turno, compreendeu que uma vez comprovada a anterioridade do registro da marca no INPI, que enseja o uso exclusivo por seu titular, no âmbito da especialidade da classe no qual foi registrada, em todo o território nacional, pelo prazo de duração do registro, devia-se impedir o uso por outra empresa da mesma marca.
O relator, Ministro Marco Aurélio Belizze, explicou que a pretensão de abstenção de uso deve ser analisada a partir das diferentes naturezas jurídicas dos direitos envolvidos, acrescentando que “os regramentos de nome empresarial e marca não se confundem, do mesmo modo que também não se equiparam a utilidade e finalidade de cada um dos objetos de direito tutelados”, de maneira que o direito à marca se origina com o registro perante o órgão competente, INPI, conforme a Lei nº 9279/96, ao passo que a proteção ao nome empresarial começa com o seu registro na Justa Comercial competente, tendo eficácia, a princípio, restrita à Unidade Federativa.
Nesse contexto, estando delimitado o ato ilícito, na situação fática, a oferta pelas empresas mineiras aos consumidores de bens com símbolo semelhante à marca registrada pela empresa gaúcha em 1958, fatos que não eram de prévio conhecimento da segunda, tampouco havia autorização ou anuência desta, o Ministro Relator, com fundamento, na teoria da actio nata, para aferir o termo inicial da prescrição, entendeu que a contagem do prazo prescricional decenal da pretensão de abstenção de utilização indevida deve ser feita a partir dos eventos que permitiram que a empresa gaúcha tomasse ciência da violação do direito.
Wilson Sales Belchior – Advogado e graduado em direito pela UNIFOR, especialista em Processo Civil pela UECE, MBA em Gestão Empresarial e mestre em Direito e Gestão de Conflitos na UNIFOR. Também possui curso de curta duração em resolução de conflitos na Columbia Law School, nos Estados Unidos. Na mesma instituição participou de série de pesquisa avançada. Palestrante, professor universitário em cursos de pós-graduação em diferentes estados e autor de diversos artigos e livros, publicados em revistas, jornais, portais de notícias e editoras de circulação nacional. Conselheiro Federal da OAB (2013-2015). Vice-presidente da Comissão Nacional de Advocacia Corporativa do Conselho Federal da OAB (2013-2015). Membro da Comissão Nacional de Sociedade de Advogados do Conselho Federal da OAB (2010-2012). Membro da Coordenação de Inteligência Artificial do CFOAB (2018). Atualmente é Conselheiro Federal eleito para o triênio 2019-2021 e Presidente da Comissão Nacional de Direito Bancário.