No REspnº. 1.209.919-SC, o STJ decidiu, em março de 2018, conflito envolvendo marca de bebidas francesa e danceteria brasileira, que utilizava um dos nomes próprios que compõem a nomenclatura da empresa estrangeira, sustentando a tese da possibilidade de coexistência entre ambas, rejeitando o pedido de abstenção de uso de marca, pelo argumento de que a coincidência, nesse caso, não é capaz de gerar confusão, pela nítida distinção entre as atividades, preservando o entendimento que diferencia a proteção entre as marcas notoriamente conhecidas daquelas de alto renome.
Marcas de alto renome e notoriamente conhecidas são aquelas que possuem reconhecimento consolidado no mercado de consumo geral, a abrangência das primeiras alcança aquelas registradas no Brasil, de acordo com o art. 125 da Lei nº. 9276/96 e as segundas englobam apenas os respectivos ramos de atuação e independem de registro no Brasil, conforme o art. 126, daquela legislação e o art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para proteção da propriedade industrial, da qual o Brasil é signatário, que assegura proteção às marcas notoriamente conhecidas, para evitar confusão através de reprodução, imitação ou tradução de uma marca com atestado reconhecimento dos consumidores.Sobre isto,o Decreto nº. 1.355/94 que incorporou os resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT, especificamente no art. 16.2 do acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio acrescenta que o conhecimento da marca é considerado no setor pertinente do público.
Os precedentes invocados na decisão do REsp nº. 1.209.919-SC expõem justamente as interpretações conferidas pela Corte às normas citadas anteriormente. No REsp nº. 1.447.352-RJ, entendeu-se que as marcas notoriamente conhecidas constituem exceção ao princípio da territorialidade, ou seja, mesmo não registradas no Brasil gozam de proteção no seu ramo de atividade, ao passo que aquelas denominadas de alto renome restringem a aplicação do princípio da especificidade, vez que a proteção conferida à marca alcança todos os ramos de atividade, desde que previamente registrada no INPI. NoREsp nº. 1.342.741-RJ, afirmou-se que a questão da coexistência de marcas deve ser analisada sob a perspectiva do homem médio. Finalmente, no REsp nº. 1.340.933-SP expõe-se a garantia constitucional da propriedade de marcas (art. 5º, XXIX) e a importância deste instituto para o desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil.
Nos negócios, estabelece-se a identificação de um empreendimento com seu target através da marca, conhecidos são os casos nos quais o valor de mercado dessas identidades alcançam cifras consideráveis. Isto justifica a relevância de uma legislação detalhada e jurisprudência uniforme sobre o tema. Proteger esse tipo de propriedade intelectual significa consolidar ambiente estável à concretização de investimento e à expansão empresarial.
Wilson Sales Belchior – Graduado em direito pela UNIFOR, especialista em Processo Civil pela UECE, MBA em Gestão Empresarial e mestrando em Direito e Gestão de Conflitos na UNIFOR. Também possui curso de curta duração em resolução de conflitos na Columbia Law School, nos Estados Unidos. Palestrante, professor universitário em cursos de pós-graduação em diferentes estados e autor de diversos artigos e livros, publicados em revistas, jornais, portais de notícias e editoras de circulação nacional. Conselheiro Federal da OAB (2013-2015). Vice-presidente da Comissão Nacional de Advocacia Corporativa do Conselho Federal da OAB (2013-2015). Membro da Comissão Nacional de Sociedade de Advogados do Conselho Federal da OAB (2010-2012).